In 1988 is er een snackbar met de naam Wendy’s geopend in Goes. De eigenaar vernoemde het restaurant naar zijn eigen dochter. In 1995 liet hij het woordmerk ‘Wendy’s’ registreren in het Benelux-merkenregister voor horecadiensten. Tot grote ergernis van de Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s, omdat zij hierdoor geen vestiging in de Benelux kan openen zonder inbreuk te maken op de merkrechten van de Zeeuwse snackbarhouder.
Rechtszaken inzake merkenrecht
De Amerikaanse fastfoodketen (hierna “de Amerikaanse Wendy’s”) procedeerde jaren tegen de Zeeuwse snackbar. In 2000 stelde de Amerikaanse Wendy’s bij de rechtbank dat de Nederlandse Wendy’s het merk te kwader trouw had gedeponeerd, omdat het merk Wendy’s toen al algemeen bekend zou zijn. De rechtbank oordeelde echter dat de Amerikaanse Wendy’s na 1982 geen vestigingen meer had gehad in de Benelux. Het merk werd dus niet meer gebruikt in de periode dat het merk door de Nederlandse Wendy’s werd aangevraagd. De Nederlandse Wendy’s mocht haar Benelux-merk dus behouden.
De Amerikaanse Wendy’s heeft vervolgens herhaaldelijk nogmaals geprobeerd het merk Wendy’s alsnog te registreren. De Nederlandse Wendy’s heeft daar meerdere malen met succes tegen opgetreden. In 2017 spande de Amerikaanse Wendy’s een zaak aan bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Volgens de Amerikaanse Wendy’s zou het merkrecht van de Nederlandse Wendy’s zijn vervallen, omdat er geen sprake was van gebruik van het merk voor de categorie horecadiensten en bepaalde waren (snacks). Zij voerde onder meer aan dat het merk alleen in Nederland wordt gebruikt en niet in de andere twee landen van de Benelux.
Een van de voorwaarden om een merk te behouden, is dat het daadwerkelijk dient te worden gebruikt. Als dat niet het geval is, kan het merk vervalen worden verklaard.
De rechtbank volgde het standpunt van de Amerikaanse Wendy’s met betrekking tot horecadiensten niet. Het merk werd namelijk onder meer gebruikt op de bedrijfskleding, tijdens sponsoractiviteiten en advertenties en op de verpakkingen van de snacks. Het maakte volgens de rechtbank niet uit dat het merk alleen in Nederland werd gebruikt. Het hof heeft het oordeel van de rechtbank bekrachtigd.
Ten aanzien van de categorie snackproducten oordeelde de rechtbank echter dat er geen sprake was van normaal gebruik. De snacks die de Nederlandse Wendy’s verkocht werden namelijk aangeboden onder een generieke naam (zoals bijvoorbeeld kroket, en kaassoufflé). De registratie voor deze categorie werd daarom zowel door de rechtbank als het hof vervallen verklaard. De Amerikaanse Wendy’s kan daarom haar snackproducten wel aanbieden in winkels.
Merkenrecht binnen het Koninkrijk der Nederlanden
Toch zijn er Amerikaanse Wendy’s-vestigingen in ons koninkrijk. Wendy’s heeft namelijk wel fastfoodrestaurants in de andere drie landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Een Benelux of EU merkregistratie heeft namelijk geen werking in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Deze landen hebben ieder hun eigen merkenregister.
Conclusie
Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is om de naam of het logo van uw bedrijf op tijd als merk te laten registreren. Als u actief bent of wilt worden op Aruba, Curaçao of Sint Maarten en uw merk daar wilt beschermen, is een aparte merkinschrijving voor elk van die landen nodig.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wenst u uw merk te laten registreren? Neem dan contact op met Kaydee Buijs, advocaat intellectueel eigendom en specialist in merkenrecht.
