De aandacht van de logistiek dienstverlener is er meestal op gericht dat vervoer en alles wat daar bij hoort goed plaats vindt. Aan wat er precies vervoerd wordt, wordt meestal minder belang gehecht. Het is natuurlijk ook primair de verlader die verantwoordelijk is voor de lading. Toch moet de logistiek dienstverlener ervoor waken dat hij geen werktuig wordt in handen van malafide verladers, bijvoorbeeld bij merkinbreuk.
Hoever de verantwoordelijkheid van de logistiek dienstverlener en de bestuurder(s) daarvan gaat kan goed inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van een vonnis van de Rechtbank Den Haag in de zaak van ‘Converse tegen Alpi c.s’. Daar was de vraag aan de orde of de Alpi c.s. inbreuk hadden gemaakt op de Converse-merken door schoenen te verhandelen, in te voeren, aan te bieden en/of in voorraad te hebben voorzien van Converse-tekens, met name schoenen van het model Chuck Taylor All Star. Eerder, al in 2014 was door de rechtbank beslist dat Alpi International (beperkt) merkinbreuk had gemaakt op de Converse-merken. De vraag die nu in 2023 nog resteerde was of Alpi International, Alpi Netherlands (die na een activa-transactie de activiteiten overgenomen had) en de bestuurders merkinbreuken door derden hadden gefaciliteerd.
Wat was hier nu eigenlijk aan de hand?
Alpi International leverde logistieke diensten bij het invoeren van schoenen voorzien van Converse tekens door de Baccarat-groep, die door die groep werden verkocht aan de Spaanse groothandels Pelham en Ressokd. De Baccarat-groep was een groep van enerzijds rechtspersonen en anderzijds zich als rechtspersoon voordoende ondernemingen die nooit waren opgericht, of al waren geliquideerd toen Alpi International opdrachten van ze aannam. Natuurlijke personen gaven de opdrachten aan Alpi International. Eén van de bestuurders van Alpi International was er mee bekend dat één van de betrokkenen gebruik maakte van een alias. De door Alpi International geleverde diensten bestonden in ieder geval uit het opslaan van de schoenen, ‘order picking’, het organiseren van transport van de schoenen en het verzorgen van douane-aangifte, douane inslag- en uitslag namens haar opdrachtgevers. Alpi International was op de hoogte van het feit dat de ladingen die zij voor de Baccarat-groep opsloeg en vervoerde, schoenen met de Converse-tekens betroffen.
Alpi International had CMR’s opgemaakt voor transporten die nooit plaatsvonden en onjuiste gegevens over herkomst en bestemming op de CMR vermeld. Daarmee werd douane- en BTW-regelgeving ontdoken door haar opdrachtgevers. In januari en februari 2009 had de Belgische douane in de haven van Antwerpen beslag gelegd op acht containers met schoenen voorzien van de Converse-merken. Eén van de bestuurders was daarvan op de hoogte. Hij was ermee bekend dat de douane de zending in beslag had genomen op de verdenking dat het om namaakgoederen ging. Hij waarschuwde de Baccarat-groep dat zij geen geloofwaardig verhaal hadden bedacht om aan aansprakelijkstelling door Converse te ontkomen en adviseerde hen welk relaas meer kans van slagen zou hebben. Dat advies impliceert dat deze bestuurder begreep dat het werkelijke verhaal maar beter niet aan de onderzoeksrechter verteld kon worden en dus dat de schoenen waarschijnlijk inbreuk maakten op de Converse-merken.
De bestuurder wist ook dat de Baccarat-groep een privé-detective had ingeschakeld die op slinkse wijze echtheidskenmerken van Converse schoenen moest achterhalen. Hij was er bovendien mee bekend dat de Baccarat-groep trachtte echtheidskenmerken te weten te komen van een medewerker van Converse in Londen en hij ontving later nog een document met gedetailleerde Converse productie-kenmerken van Bacarrat’s advocaat. Daarnaast wist de bestuurder dat één van de betrokkenen het nodig vond onder een alias te opereren en dat daar oplettend mee omgegaan moest worden.
De bestuurder had voor de Baccarat-groep met de scanpen onderzocht of schoenen in de opslag van Alpi International als echt werden herkend of niet. Dat was niet het geval bij een schoen afkomstig van de Baccarat-groep. Ook had de bestuurder actief het advies gegeven aan de Baccarat-groep om bepaalde invoerhavens te mijden, omdat zij daar het risico liep van een douanecontrole. De bestuurder wees de Baccarat-groep er actief op dat zij voor verschillende landen verschillende e-mail adressen moest gebruiken in haar correspondentie om te voorkomen dat die (gefingeerde) bedrijven aan elkaar gekoppeld zouden worden door derden. De bestuurder was er mee bekend dat Converse echtheidskenmerken op de micro paks had opgenomen. Hij waarschuwde de Baccarat-groep dat de oude én de nieuwe micro paks die Alpi International moest omwisselen in opdracht van de Baccarat-groep, niet ‘matchten’ met het ‘original’. Ondanks deze constatering voerde Alpi International toch de opdracht uit tot het vervangen van de oude micro paks door nieuwe bij 24.000 paar schoenen. Bij het uitvoeren van de opslag-, transport-, douane- en vervangings-diensten voerde de bestuurder namens Alpi International op allerlei actieve handelingen uit die bijdroegen aan de inbreuk en die verder strekten dan de uitvoering van gebruikelijke logistieke diensten.
Welke maatstaven zijn er?
Dat blijkt deels uit eerdere arresten van het Europese Hof van justitie. Uit het Amazoin/Coty-arrest blijkt dat het in opslag houden van waren als dienstverlener voor een derde niet aangemerkt kan worden als ‘in voorraad houden’ in de zin van artikel 9 lid 3 onder b) van de Uniemerkernverordening (hierna UMVo) met het oogmerk ze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer de dienstverlener niet zelf dit oogmerk heeft. De feitenrechter kan oordelen dat er sprake is van eigen ‘gebruik’ van het merk als de dienstverlener de derde verkoper niet kan aanduiden. Daarnaast heeft het Europese Hof van Justitie eerder in het Bacardi/Top Logistics-arrest specifiek ten aanzien van een douanedepothouder beslist dat die depothouder bij de uitvoering van zijn dienst ter zake de opslag van goederen niet zelf ‘gebruik’ van het merk maakt in de zin van de Uniemerkenverordening.
Van het onrechtmatig faciliteren van merkinbreuk op grond van artikel 6:162 BW (nationaal Nederlands recht) is sprake als de logistiek dienstverlener daarbij heeft gehandeld (of nagelaten te handelen) in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Of aan die zorgvuldigheidsnorm is voldaan, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Relevante omstandigheden zijn in dit verband onder meer de aard van de dienstverlening en de concrete betrokkenheid van de dienstverlener bij de merkinbreuk door een derde, in het bijzonder de mate waarin en de wijze waarop met de verleende diensten merkinbreuk wordt gefaciliteerd of bevorderd. Verder zijn de met de voorgaande omstandigheden samenhangende kennis van de merkinbreuk die bij de dienstverlener aanwezig is en de mate waarin van de dienstverlener kan en mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van (aanwijzingen voor) de inbreukmakende gedragingen (‘red flags’) van belang. Ook van belang zijn de mogelijkheden (bijvoorbeeld maatregelen) die de dienstverlener ten dienste staan om merkinbreuk te beëindigen en (verdere) inbreuk te voorkomen.
Het, na in kennis te zijn gesteld van een concrete inbreuk, niet aanwenden van deze mogelijkheden, kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn jegens de merkhouder. Converse had gesteld dat ook bestuurders onrechtmatig hadden gehandeld bij de feitelijke uitvoering van de dienstverlening van Alpi International voor haar klanten. Wanneer wordt vastgesteld dat een vennootschap merkinbreuk maakt, bestaat ruimte om ook aan de bestuurder of feitelijk beleidsbepaler een verbod op te leggen, als aannemelijk is dat die bestuurder, door de inbreuk te bevorderen of niet te verhinderen, terwijl hij daartoe wel in staat was, ook zelf onzorgvuldig handelt. Van een onrechtmatige daad kan sprake zijn als de bestuurder of beleidsbepaler van een rechtspersoon die merkinbreuken onrechtmatig faciliteert, onzorgvuldig handelt jegens de merkhouder, door het actief faciliteren van die merkinbreuken niet te verhinderen en/of daaraan persoonlijk mee te werken. Vast zal moeten komen te staan dat de bestuurder persoonlijk de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW heeft geschonden. Deze ongeschreven zorgvuldigheidsnorm moet worden ingevuld aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval.
Wat was de afloop in dit geval?
De rechtbank oordeelde dat 57 zendingen aan schoenen inbreuk maken op de Converse-merken. De wetenschap van de bestuurder kan aan Alpi International worden toegerekend omdat deze bestuurder bestuurder was van Alpi International. De rechtbank oordeelde dat Alpi International in ieder geval vanaf februari 2009, wist of behoorde, te begrijpen dat de Baccarat-groep zich bezighield met de handel in namaak Converse schoenen. Die kennis bracht haar jegens Converse in de positie dat zij de gerechtvaardigde belangen van Converse schond en handelde in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, indien zij daarna nog diensten heeft verleend die meer omvatten dan gebruikelijke logistieke diensten zoals het enkel uitvoeren van opslag, (daadwerkelijk) vervoer en/of het doen van (naar waarheid opgemaakte) douane-aangiftes. De rechtbank oordeelt dat Alpi International die zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden. Zij heeft tussen februari 2009 en september 2010 allerlei diensten verricht voor de Baccarat-groep die meer omvatten dan zuiver logistieke diensten, waarmee zij actief bijdroeg aan de merk-inbreuken en/of het vermijden van ontdekking daarvan. Voorzover het daarbij ging om gedragingen van de bestuurder, rekent de rechtbank die toe aan Alpi International omdat deze bestuurder die gedragingen uitvoerde als bestuurder van Alpi International jegens klanten van Alpi International, bij de normale bedrijfsuitvoering van Alpi International.
Vervolgens oordeelde de rechtbank dat Alpi International en één van de bestuurders onrechtmatig hebben gehandeld door die inbreuken te faciliteren. Deze twee gedaagden moeten hebben geweten van de merkinbreuken door een groep van personen die hen opdrachten gaf (de Baccarat-groep) en hebben hen daarbij actief geholpen. Alpi International en de bestuurder hebben ook niet goed voldaan aan het aan hen opgelegde rechterlijk bevel om opgave te doen van alle transacties waarvan zij behoorden te vermoeden dat daarmee inbreuk werd gemaakt op de Converse-merken. Ten aanzien van Alpi Netherlands, een andere bestuurder en een medewerker kon niet worden vastgesteld dat zij de merkinbreuken op een onrechtmatige manier hebben gefaciliteerd. De vorderingen tegen hen werden daarom afgewezen.
Kortom
U hebt als logistiek dienstverlener goede kan de dans te ontspringen, maar dan moet u zich wel echt beperken tot gebruikelijke logistieke diensten zoals het enkel uitvoeren van opslag, (daadwerkelijk) vervoer en/of het doen van (naar waarheid opgemaakte) douane-aangiftes en u niet ziende blind houden voor signalen dat het niet goed zit.
Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer informatie over merkinbreuk of intellectueel eigendom in het algemeen, neem dan contact op met een van onze advocaten van de sectie intellectueel eigendom.
